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专利法第三十八条

第三十八条 发明专利申请经申请人陈述意见或者进行修改后,国务院专利行政部门仍然认为不符合本法规定的,应当予以驳回。

根据《中华人民共和国专利法》第三十八条及《专利法实施细则》相关规定,该条款的适用需结合以下法律要点进行解读:

一、法律依据

本条款系对发明专利申请驳回程序的直接规定,其法律依据主要包含:

  1. 程序保障原则:专利行政部门必须保障申请人陈述意见和修改申请文件的权利(《实施细则》第五十一条);
  2. 实质审查标准:专利申请需符合《专利法》第二十二条(新颖性、创造性、实用性)、第二十六条(说明书充分公开、权利要求清楚简要)等实体要件;
  3. 审查结论效力:经法定程序后仍不符合授权条件的,产生驳回申请的法律后果。

二、驳回前提要件

(一)前置程序完成

  • 专利审查部门已至少发出一次审查意见通知书(《实施细则》第五十三条);
  • 申请人已通过提交意见陈述书或修改申请文件的方式作出答复;
  • 答复内容未克服审查意见指出的缺陷。

(二)实体要件判断 专利行政部门经实质审查认定存在以下任一情形:

  1. 申请文件修改超出原说明书和权利要求书记载范围(《专利法》第三十三条);
  2. 技术方案不具备新颖性、创造性或实用性;
  3. 说明书未对发明作出清楚、完整的说明;
  4. 权利要求书未以说明书为依据且不符合简明要求;
  5. 存在单一性缺陷且未通过分案申请解决。

三、程序要求

  1. 驳回时机:须在申请人完成最后一次答复后作出(《实施细则》第五十三条);
  2. 书面决定要求:驳回决定应当说明理由并引用法律依据(《实施细则》第五十四条);
  3. 证据标准:审查员需在驳回决定中列明对比文件及技术特征对比表,达到”清楚、有说服力”的证明标准。

四、法律后果

  1. 申请终止:专利申请程序终结,申请人丧失基于该申请获得专利权的可能性;
  2. 复审救济:申请人可自收到驳回决定之日起3个月内向专利复审委员会请求复审(《专利法》第四十一条);
  3. 行政诉讼权:对复审决定不服的,可向北京知识产权法院提起行政诉讼。

五、实务指引

  1. 答复策略:建议在收到第一次审查意见通知书时即进行充分的技术特征比对分析,必要时引入实验数据或第三方检测报告;
  2. 修改技巧:权利要求修改应严格遵循《专利法》第三十三条的修改限制,可采取缩小保护范围但保留必要技术特征的修改方式;
  3. 证据补强:对于创造性争议,可通过提交技术效果对比数据、商业成功证据等方式强化答辩力度;
  4. 程序救济:如收到驳回决定,需重点审查驳回决定中的法律适用错误和事实认定错误,在复审阶段提出针对性抗辩。

注:2023年12月21日发布的《专利法实施细则》修订版进一步细化了审查标准,建议实务操作中注意新规关于延迟审查、优先审查等配套程序的规定。

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